一、KSR诉Teleflex显而易见性案

　　KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., No. 04-1350, opinion below, Teleflex Inc.v. KSR Intern. Co., 119 Fed.Appx. 282 (Fed. Cir. 2005)(Schall,J.).

　　【案情简介】2002年11月18日，Teleflex及其附属公司Technology Holding向美国密歇根州联邦地方法院提起诉讼，控告KSR公司的可调节油门踏板装置侵犯其Engelgau专利(US6,237,5650)权利要求4。2003年12月12日，地方法院认定KSR不存在侵权行为，并根据1952年《美国专利法》第103条(a)款，判决Engelgau专利权利要求4具有“显而易见性”。随后Teleflex上诉至联邦巡回上诉法院(CAFC)。2005年1月6日，CAFC裁定地方法院在判断权利要求是否具有“显而易见性”时，不正确地运用了 “教导-启示-动机” 审查标准，撤销原判，发回重审。

　　2006年6月26日，最高法院对KSR一案签发调卷令。该案的口头辩论已于2006年11月28日举行，最高法院的法官在口头辩论中对“教导-启示-动机”标准提出质疑。首席大法官罗伯茨指出，现行的“非显而易见性”标准未抓住《美国专利法》的核心，使专利案件的审判标准更加复杂。

　　在口头辩论中出现了几种判断“显而易见性”的建议标准：(1)美国政府提出“充分创新”的检验标准，即对现有的“教导-启示-动机”标准加以补充，扩展到“充分创新”的标准。但该标准定义含糊、难以执行，因而受到最高法院法官的质疑；(2)辨方提出“明显可见”检验标准，即现有技术的结合对该领域的一般技术人员是否“明显可见”。但因该标准引用了现有条款的同义字眼，难以界定其与现有条款“显而易见”标准的不同，易造成混淆，被予以质疑。

　　【争议点】(1)根据CAFC的“教导-启示-动机”标准，若能证明“本领域的一般技术人员在“教导-启示-动机”的引导下，能够完成现有技术的结合，该专利即具有“显而易见性”，丧失可专利性。这一判断标准是否与《美国专利法》第103条(a)款的判断标准有所出入？(2)CAFC确定的“教导-启示-动机”标准，扩展了专利权保护范围，将非创造性的简单结合也包括在内，这是对美国最高法院在Graham v. John Deere Co.一案中所确立的判断非显而易见性标准框架进行的改革，还是禁锢了判定标准，违背了最高法院的初衷？

　　【状态】2006年11月28日举行口头辩论；预计在2007年年底前作出判决。

　　【笔者评述】据业界分析，最高法院有望推翻CAFC的判决，并对“显而易见性”的判断标准稍加修正。该案的最终判决存有以下2种可能：(1)最高法院有可能维持CAFC的“教导-启示-动机”标准，但不作为判断“显而易见性”的唯一标准，仅作为法庭判断“显而易见性”的一个考虑因素，类似在Graham v. John Deere(1966)一案中确定的“补充考查”项。(2)沿用CAFC在Kahn一案中采用的 “暗示动机”(implicit motivation)标准，为防止“事后诸葛亮”提供法律基础。但反对方认为“暗示动机检验”使调查过程更为复杂，忽略了法令条文的规定，因此弊大于利。

　　本案是自上世纪70年代以来，美国最高法院受理的第一件有关“非显而易见性”的专利案件。CAFC确立的“教导-启示-动机”标准，增加了专利审查与诉讼成本，对专利申请人所披露的无创造性的技术主题授予不合理的权利，无形中限制了审查员因技术缺乏显而易见性而驳回案件的可能性，并限制了他人利用公共知识参与竞争的权利，对商业活动和创新发展已形成实质性影响。美国联邦贸易委员会亦在2003年10月发布的《促进创新—竞争与专利法律政策的适当平衡》一文中指出，为保持竞争与专利法律政策的适当平衡，必须改变现有的“教导-启示-动机”标准，提高“非显而易见性”的判断基准。据业内人士分析，KSR案件的裁决可能会成为美国专利制度发展史上的又一次突破，其意义之重大不言而喻。

　　二、MedImmune诉Genentech：专利许可有效性规避案

　　MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., No. 05-608, proceedings below, 427 F.3d

　　958 (Fed. Cir. 2005)(Newman, J.)

　　【案情简介】1999年，Genentech生物制药公司与MedImmune公司签署一项有关“嵌合抗体”(Chimeric Antibody)专利(即Cabilli I)及正处在审查未决期的 “Cabilly II”专利技术的制造、使用和销售许可协议，MedImmune公司向其支付专利使用费。

　　2001年3月，加利福尼亚北区联邦地方法院裁定，USPTO应宣布预定2006年到期的英国Celltech制药公司的一件制造单克隆抗体的专利无效，并授予Genentech的 “Cabilly II”专利权，有效期至2018年。由于两家公司的专利技术相似，经过私下协商，Genentech同意向Celltech公司原2006年有效期之前的收益提供赔偿。同年12月， Genentech公司致函MedImmune公司，称其生产的用于预防儿童呼吸道疾病的“Synagis”药品利用了 “Cabilly II”专利的相关技术，希望MedImmune自2002年3月1日起支付专利使用费。由于“Cabilly II”专利是制造“Synagis”的核心技术，即“基础专利”技术，为避免卷入耗时耗财的专利纠纷，阻止Genentech插足“Synagis”的销售业务，MedImmune公司不得已同意按要求缴纳使用费，但随即向加利福尼亚中央区联邦地方法院提出确认“Cabilly II”专利无效或不可执行的诉请。MedImmune公司认为,向Genentech公司授予新专利使Celltech公司在先专利的有效期长达29年(1989年至2018年)，从而使Genentech公司得以在专利有效期内从专利转让费中赚取不合理的收益，遂附加反托拉斯和不公平竞争的控告。法院以MedImmune公司在上诉期间仍遵照许可协议缴纳使用费，Genentech公司也未取消许可协议，因此本案缺乏《美国确认判决法》第2,201条所要求的“实际争议案件”的条件为由，并根据CAFC的在先判例，认可Genentech的专利权，对其他控告均予以驳回。CAFC亦在收到上诉后，于2005年10月作出维持原判的裁决。

　　2007年1月7日，美国最高法院对MedImmune诉Genentech一案作出判决，认为法律并未规定，在请求法院作出在先专利无效、不可执行性、或者未被侵权的判决之前，须由专利实施被许可人来终止许可协议的效力，遂推翻CAFC的判决。

　　【争议点】(1)在专利实施被许可人继续遵照许可协议支付使用费及履行其他权利的情况下，是否可诉请法院就专利无效性作出确认判决(declaratory judgment)？ (2)若无效请求被驳回，是否可允许被许可人继续履行许可协议？(3)根据《美国确认判决法》(DeclaratoryJudgment Act)第2,201条(a)款，为满足存在实际争议(actual controversy)案件的构成条件，在法庭宣告专利无效、不可执行或不存在侵权判决之前，被许可人是否有必要拒绝支付使用费，并作出严重违反许可协议的行为？

　　【状态】2006年10月4日举行口头辩论，2007年1月7日作出判决。

　　【笔者评述】传统观点认为，MedImmune一案针对以下问题提出质疑：即专利实施被许可人在继续支付专利使用费的情况下，是否有权对专利有效性提出异议，以确保有效性异议被驳回后，仍能够继续遵循许可协议运作。但根据口头辨论情况，相比较MedImmune在处理被许可人提出无效请求权利时，依旧支付许可费的具体问题而言，法庭显然对CAFC在当事一方不面临直接诉讼(immediate lawsuit)的情况下，对驳回可裁决争议(justiciable controversy)[注1]请求采用的扩展解释更感兴趣，并对此表示质疑。

　　对于一件能带来丰厚利润的重要“基础”专利，专利持有人往往会采取一切办法延长其专利有效期，其他厂商应采取何种措施阻止这种做法，避免企业恶意垄断，从中赚取不合理的专利转让费用是该案的一个核心争论点。目前最高法院的判决至少意味着MedImmune可对Genentech再提起诉讼，为进一步对Cabilly II专利的有效性质疑寻求法律依据铺平了道路。此案的最终判决将有可能解决业界对专利有效期的质疑，即是否应规定专利只在规定的期限内有效，逾期将成为公开技术。由于该案的审结将牵扯众多拥有“基础”专利的大型企业的切身利益，遂备受各界关注。

　　三、Amgen权利要求重新解释(de novo Claim Construction) 案

　　Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., expected petition, opinion below,

　　457 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006).

　　【案情简介】 1997年，美国安进(Amgen)生物制药公司在美国马萨诸塞州波士顿地区法院对Hoechst Marion Roussel (HMR，后更名为Aventis)公司提起专利诉讼，控告其与Transkaryotic Therapies(TKT)公司联手研制的用于产生促血红细胞生成素(EPO)的新药侵犯其5件专利，专利号分别简称为“080”、“349”、“422”、“698”、“933”，合称rEPO专利。利用这组专利，EPO可由自然生理过程中产生的少量物质，成为可大量生产的人工产品。由于当时HMR的新产品正处于新药临床申请阶段(Investigational New Drug Application)，享有免责保护，法院即作出未侵权的简易判决。

　　在HMR的新药通过临床试验后，地区法院于2001年1月对此案作出确认判决，认定HMR侵犯了Amgen的多项专利权，Amgen的专利不具有不可执行性。HMR不服诉至CAFC。2003年6月，CAFC就地方法院对该案所涉专利的若干项权利要求进行的重新解释提出质疑，发回重审。2006年8月, CAFC对案件再审后作出如下裁决：地区法院错误地理解“422”专利权利要求1对“治疗有效量”的解释，权利要求1为无效；驳回地区法院根据等同原则认定HMR的新药侵犯“080”专利权利要求2-4的判决；同意其作出的“698”专利权利要求4-9，“349”专利权利要求7均有效且受到字义侵权(literally infringed)的判决。

　　【争议点】(1) CAFC对法庭断定的以事实为依据的文件释文(此指专利权利要求书)进行重新解释的判决，与《联邦民事诉讼规则》(FRCP)第52条(a)款以及地区巡回法院关于权利要求解释的判决标准有所不符，尤其在权利要求解释高度基于事实的生物药品案件中，这种审判标准是否合理？(2) CAFC是否应当尊重地方法院关于权利要求解释的审判依据？在哪些方面？在什么情况下？到什么程度？(3)在确定专利权利要求中有争议的术语含义时，本领域普通技术人员的专家证言应当起什么作用？

　　【状态】2006年11月22日CAFC驳回进行满席审理的重审请求。2007年2月20日递交调卷令请求。

　　【笔者评述】该案与争议极为激烈的Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998)案大致相同。在Cybor案中，法官认定权利要求解释问题是纯粹法律问题，任何权利要求解释裁决，即使是绝对基于专家证言及其他事实依据，法院也应当根据上诉请求对包括基于事实问题作出的权利要求解释进行重新解释。CAFC早在Phillips v. AWH Corp.案中就提出，权利要求书对于确定术语的含义可提供实质性指导；字典、专家证言等外部证据在解释权利要求时可以使用，但其作用弱于权利要求书、说明书和专利审查档案等内部证据；字典不可作为解释权利要求的首要来源，否则会不适当地扩大专利的保护范围。

　　本案的审理之所以受到美国各界，尤其是律师界的广泛关注，究其原因在于各界都期望该案的审结能够进一步明确权利要求解释的方法，对于美国专利权利要求解释具有重要意义，它不但将决定法院对权利要求重新解释的立场，亦将影响专利申请人对专利申请文件的撰写。美国最高法院在本案中确立的权利要求的规则，对于合理确定专利保护范围，以及完善相关规则将具有重要参考价值。

　　四、Microsoft治外法权侵权案

　　Microsoft Corp. v AT & T Corp., No. 05-1056, proceedings below, AT&TCorp. v. Microsoft Corp., 414 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005)(Lourie, J.)

　　【案情简介】 2001年，美国电报电话公司(AT&T)指控微软(Microsoft)公司生产的Windows操作系统侵犯了其“数字语音编码”专利。2004年，联邦地方法院裁决Microsoft公司侵权行为成立，须为在美国本土销售的系统以及由外国厂商利用在美国制作的主版复制生产的系统负赔偿责任。但Microsoft公司只承认其对国内市场负有责任，并称以美国境内供应的软件主版制成的海外复制版事实上是在国外制造的，超越了美国司法的管辖权范围，并以此为由诉至CAFC。

　　2005年 7月，CAFC支持地方法院的一审判决，亦以对来自美国的软件主版进行复制的行为不能避开《美国专利法》的保护以及该法禁止通过输出产品绕过专利侵权管辖为由，判决Microsoft公司在海外地区发布Windows操作系统主版的复制行为构成侵权。Microsoft辩称，侵权责任仅适用于该公司销售的每张光盘，若在美国以外地区制造的复制产品被组装在电脑上，则不承担软件销售的法律责任。CAFC反驳了Microsoft的辩护，认为软件复制为“软件销售的一部分”，已包含在软件“供应”行为当中，即向国外输出软件的意图若在于复制，那么就构成了这些海外制造复制品的法律责任。Microsoft公司对裁决不服，并于2006年1月向最高法院递交调卷令请求。

　　2006年10月，最高法院宣布介入Microsoft公司与AT&T之间的专利海外侵权纠纷案。

　　【争议点】 (1)根据《美国法典》35编第271条(f)款，计算机数字软件编码是否可视为专利发明的一个组成部分？如果是其组成部分，造成在海外生产的类似部件复制品的美国公司是否可视为组件的提供商？(2)若是，那么其提供的主版在被复制分发给电脑制造商之后，是否应承担相关侵权责任？(3)软件中编码的侵权，是否意味着整套软件的侵权？

　　【状态】2006年10月27日签发调卷令。口头辩论日期尚未确定，预计在2007年6月底之前作出判决。

　　【笔者评述】在最高法院同意签发调卷令后，当事双方将不可避免地就《美国法典》35编第101条的可专利性条款进行辩论。尽管各界强烈支持就Microsoft提出的疑问签发调卷令，但对此的解释却是迥然不同：绝大部分人认为编码可视为是一件专利授权组合的一部分，但对生产商向海外制造商提供正本是否属侵权行为的争论异常激烈。

　　美国政府认为，根据CAFC的判决，美国本土的软件公司须根据《美国专利法》对其所有的海外销售行为支付费用，否则禁止销售，这种将美国本土专利保护规定扩展到海外市场的判决有失妥当。与此同时，海外竞争者却因处于《美国法典》35编第271条(f)款的免责范围，则无须承担类似的全球风险。其结果是，美国的软件公司将发现自己在海外市场中处于绝对的竞争劣势，甚至有可能被淘汰出局。这种劣势将危害美国软件行业的健康发展，并最终有可能迫使一些软件公司将研发基地迁至海外。更有甚者，CAFC的这一判决逻辑还可能扩展到其它高科技行业。

　　该案的审判结果将关系与海外软件制造和发行商有业务往来的公司利益，亦可能会改变软件厂商因发生在海外的侵权活动进行赔偿的覆盖范围。

　　五、Tamoxifen反向支付反垄断案

　　In re Tamoxifen Citrate Antitrust Litigation, 429 F.3d 370 (2nd Cir. 2005), amended opinion released, _F. 3d _ , 2006 WL 2401244 (2006).

　　【案情简介】1985年，Astra-Zeneca制药公司获得抗癌药品“它莫西芬”的专利权。另一家制药公司Barr欲仿制生产该药，遂于1987年9月向美国食品药品管理局(FDA)提出“简化新药申请”(ANDA)，并要求进行“第四段认证”[注2]。为此，Zeneca公司起诉其专利侵权，Barr公司则以前者故意向USPTO隐瞒药物安全和疗效实验的“关键信息”为由，提出无效宣告请求，这一请求得到地方法院支持。此后，Zeneca向CAFC提起上诉。但在案件仍处于上诉阶段时，两家公司于1993年秘密达成反向支付和解协议，由Zeneca向Barr支付2,100万美元，并授权其使用自有品牌销售Zeneca生产的它莫西芬；而Barr则将“简化新药申请”由“第四段认证”改为“第三段认证”，许诺在专利权有效期内(即2002年前)不将仿制药品投放市场。达成协议后，两家公司联合申请撤诉，CAFC批准该申请，并因此撤销了地方法院关于该专利无效的决定。至此，两家公司的争端以反向支付的方式得以解决。

　　此后几年曾有另外3家药品仿制企业就该药提出“第四段认证”的“简化新药申请”，并试图依据已撤销的专利无效宣告裁决应对Zeneca公司的专利侵权诉讼，但均遭到法院驳回。2000年，一些“它莫西芬”药品的消费者以及第三方费用支付者集体起诉Zeneca和Barr两家公司，称二者签订反向支付协议的行为违反《美国反垄断法》，破坏市场公平竞争，致使药价猛涨。2003年5月，地方法院判决原告的反垄断指控不成立，认为被告没有非法限制自由贸易，原告也未遭受损失。原告遂上诉至CAFC，2005年11月2日，CAFC作出维持原判的判决，原告不服并提出再审请求。2006年8月，CAFC再次驳回上诉请求，原告因此于2006年底向最高法院提出调卷令请求。

　　【争议点】采取反向支付的和解方式是否违反《美国反垄断法》？在法院作出专利无效判决后，专利侵权诉讼双方通过和解方式导致法院撤销无效裁决，是否涉嫌违反《美国反垄断法》？

　　【状态】调卷令请求审查期。

　　【笔者评述】此案连续两年被选入“美联邦最高法院十大专利案件”，单从这一点即可看出药品反向支付类案件的受关注程度。本案中，法院认为专利权作为一种个人权利，专利权人有权许可或拒绝他人使用该专利技术生产药品。这种观点乍看似乎正确，但结合本案的具体情况来看却使人不禁产生疑虑：就本已宣告无效的专利，专利权人能否通过与药品仿制企业签订和解协议而使之重新有效？

　　本案与此前的Schering-Plough案件相似，均涉及反向支付问题。在Schering-Plough案件中，最高法院虽已认识到反向支付的严重性，但考虑到案情特殊，遂于2006年6月驳回了调卷令请求。本案与Schering-Plough案涉及问题大致相同，但不存在影响调卷令签发的复杂因素，因此调卷令请求能否被批准仍值得关注。